Охраноспособность товарных знаков и недобросовестная конкуренция, связанная с созданием смешения

Решением Апелляционной коллегии ФАС России от 04.06.2020 № СП/48368/20 оставлено без изменения решение территориального органа, которым в связи с отсутствием события правонарушения было прекращено рассмотрение дела в отношении двух организаций по признакам нарушения пункта 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции. Отсутствие события правонарушения, среди прочего, обусловлено тем, что элементы фирменного стиля истца, смешение с которыми было предметом рассмотрения, являются общепринятыми научными терминами и не способны самостоятельно нести функцию индивидуализации товара хозяйствующего субъекта.

Поднятая в рассматриваемом деле проблема использования общепринятых терминов в качестве элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар, не нова и, по всей видимости, встретится ещё не раз, поскольку демография предприятий свидетельствует о постоянном появлении всё новых и новых организаций, использующих словарно ограниченный запас терминов и словосочетаний для фирменных и товарных наименований. Стало быть, при каждой регистрации нового предприятия или при каждом расширении товарной номенклатуры новой позицией уменьшается количество неиспользованных ранее слов и словосочетаний для соответствующих наименований предприятий и их товаров, а также увеличивается вероятность совпадения таких наименований у участников одного товарного рынка.

В этой связи представляется верным исходить из позиции, что для индивидуализации своего фирменного стиля предприятиям, входящим на рынок, следует заботиться о всей совокупности элементов, обладающих различительной способностью и формирующих обозначение как самого предприятия, так и его продукции. К таким элементам пунктом 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции отнесены внешний вид товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковка такого товара, его этикетка, наименование, цветовая гамма, фирменный стиль в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) и пр. Соответственно, проработка новым участником рынка всех указанных элементов, направленная на создание уникального индивидуализирующего обозначения фирмы и её продукции, будет свидетельствовать о добросовестности такого участника ввиду увеличения различий между товарами при направленности дизайнерского проектирования каждого из индивидуализирующих элементов на создание новых черт и форм.

Неслучайно пунктом 29 Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, утверждённых приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, задаётся ряд критериев к оформлению описания заявляемого обозначения с целью пояснения существа обозначения и его идентификации. В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли оно к объектам, не обладающим различительной способностью — таковыми выступают:

- простые геометрические фигуры, линии, числа;

- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;

- общепринятые наименования;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырьё, из которого изготовлен товар.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Однако на действующих участников товарного рынка указанные соображения следует распространять не менее активно, поскольку зачастую имеющиеся обозначения входят во всеобщее употребление, а обозначения, характеризующие свойства или назначения отдельных товаров, утрачивают свою различительную способность при производстве аналогичных товаров новыми участниками рынка. Поэтому неслучайно действует запрет, установленный статьёй 1483 ГК РФ и не допускающий государственной регистрации в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В комментируемом деле заявитель исходил из того, что использование словосочетаний «Регулятор расхода» и «Газовая заслонка» компаниями-конкурентами является актом недобросовестной конкуренции, однако комиссией УФАС было установлено, что данные словосочетания являются общепринятыми научными терминами (см., например, ГОСТ 17752-81 «Гидропривод объёмный и пневмопривод. Термины и определения», ГОСТ Р 50692-94 «Пилы бензиномоторные цепные. Термины и определения») и не способны самостоятельно нести функцию индивидуализации товара хозяйствующего субъекта.

Аналогичный спор возник в деле № А63-1658/2016, в котором постановлением  Суда по интеллектуальным правам от 6 февраля 2017 г. № С01-1267/2016 было замечено, что слово «гараж» является общеупотребимым и не ассоциируется с принадлежащим предпринимателю товарным знаком, использовано в рекламе в качестве указания на абстрактное помещение, в связи с чем оценка, состоящая в использовании словосочетания «лучше, чем ремонт в гараже», не может рассматриваться в качестве недобросовестной рекламы.

В постановлении  Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 марта 2020 г. по делу № А63-16833/2019, оставленном далее без изменений Судом по интеллектуальным правам, похожая ситуация рассмотрена в пользу действующего на рынке участника с фирменным наименованием «Центр медицинских книжек и справок», которое содержит общеупотребимые словесные элементы, не обладающие признаками охраноспособности, однако при этом наименование является частью узнаваемого товарного знака с графическим изображением, в связи с чем использование такого фирменного наименования может восприниматься в качестве создания смешения и нарушения положений статьи 14.6 Закона о защите конкуренции.

В другом случае постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.08.2017 по делу № А63-16267/2016 поддержана позиция патентного поверенного о тождестве представленных обозначений, из которой следует, что словесный элемент «dental» является описательным и общепринятым понятием, указывающим на отрасль, связанную с медицинской деятельностью в области стоматологии, данный термин является общеупотребимым, а его смысл понятен рядовому потребителю без дополнительных рассуждений и домысливания. Словесный элемент «dental» широко используется многими производителями и организациями в доменных именах сети Интернет, посвящённых стоматологии, как в России, так и за рубежом. Словесный элемент «ru» в обозначении является общеупотребительным доменом первого (верхнего) уровня, относящегося к России и используемым значительным количеством пользователей. В силу чего словесные элементы «dental» и «ru» являются неохраняемыми элементами и не влияют на различительную способность всего обозначения доменного имени доменного имени «dentalmercury.ru», в связи с чем его администратор способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, вызвав смешение с правообладателем товарного знака «Меркурий».

Письмом  ФАС России от 30 июня 2017 г. № АК/44651/17 «О практике доказывания нарушений, квалифицируемых в соответствии с пунктом 2 статьи 14.6 «О защите конкуренции» разъясняется, что констатация данной формы недобросовестной конкуренции предполагает установление следующих обстоятельств и отражение в решении следующих фактов:

1) наличие конкурентных отношений между заявителем и предполагаемым нарушителем (факт введения в оборот товаров на одном и том же рынке);

2) факт копирования или имитации предполагаемым нарушителем на упаковке, этикетке либо иных способах индивидуализации товара (бизнеса в целом) элементов оформления товара (фирменного стиля и т.п.) заявителя, с описанием непосредственно элементов дизайна (приемов оформления и т.п.), которые используются заявителем и копирование (имитация) которых осуществляется предполагаемым нарушителем;

3) наличие (обоснование) различительной способности у перечисленных элементов в качестве индивидуализации товара, который производит именно Заявитель, стойкой ассоциации потребителя товаров именно с заявителем, с целью установления того факта, что действия лица, копирующего спорные элементы индивидуализации, направлены на получение необоснованных преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности (доказывание целеполагания).

Таким образом, по совокупности судебных и ведомственных правовых позиций следует заключить о важности такого признака обозначений предприятий и их продукции, как различительная способность индивидуализирующих элементов — по общему правилу, использование обозначений, вошедших во всеобщее употребление для идентификации товаров определённого вида или являющихся общепринятыми символами и терминами, либо указывающих на характер и род деятельности организаций, не может рассматриваться в качестве практики, индивидуализирующей хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар.